Zusammenfassung der Ablehnung eines Urteils und ihre Auswirkungen auf Anträge auf Anwaltshonorar

von Dennis Crouch

Im Fall OneSubsea IP gegen FMC Tech (Fed. Cir. 2023) hat das Gericht die Verweigerung der Anwaltskosten für den erfolgreichen Beklagten durch ein Bezirksgericht bestätigt. Ein zentraler Standpunkt in diesem Fall ist, dass die Verweigerung eines summarischen Urteils ein deutliches Zeichen dafür ist, dass es sich bei dem Fall nicht um einen Ausnahmefall handelt.

OSS verklagte FMC bereits im Jahr 2015 wegen der Verletzung von Ansprüchen aus zehn verschiedenen Patenten, die sich alle auf die Unterwasserverarbeitung von Kohlenwasserstoffen (Öl und Gas) beziehen. Dazu gehört: Zugabe von Chemikalien, Trennung von Wasser und Sand von den Kohlenwasserstoffen; steigender Druck; usw. Die Patente erforderten eine „Flussumlenkerbaugruppe“, um Flüssigkeiten zu und von einem Verarbeitungsbereich umzuleiten. Die Parteien stritten über das Wort „umleiten“. Im Zusammenhang mit der Erfindung kam das Bezirksgericht zu dem Schluss, dass zwei unterschiedliche potenzielle Strömungswege erforderlich seien und dass der Flüssigkeitsstrom dazu gezwungen werden müsse, einem statt dem anderen zu folgen. Und ein einfacher Richtungswechsel ist keine Ablenkung.

Die Anforderung an zwei Strömungswege war für den Patentinhaber ein Problem. Die beschuldigte Struktur von FMC hatte nur einen Flusspfad, der durch den Prozessor verlief, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Das Verfahren: Das Bezirksgericht veröffentlichte seine Anspruchskonstruktion bereits im Jahr 2016, doch anstatt schnell ein zusammenfassendes Urteil über die Nichtverletzung zu erlassen, behielt es den Fall bis zum Ergebnis paralleler inter-partes-Prüfungen, die die Gültigkeit der Patente in Frage stellten. Diese Rechte des geistigen Eigentums führten dazu, dass viele der Ansprüche als offensichtlich ungültig befunden wurden und diese Feststellung vom Federal Circuit ohne Stellungnahme bestätigt wurde. Im Jahr 2019 hob das Bezirksgericht die Aussetzung auf und der Fall ging zur Verhandlung über. Das Bezirksgericht lehnte es erneut ab, ein zusammenfassendes Urteil zur Nichtverletzung zu erlassen. Den Protokollen zufolge legte der Anwalt von FMC 3.200 Seiten Dokumente vor, die die Unterschiede zwischen den patentierten Ansprüchen und den angeklagten Produkten verdeutlichen. Richter Bennett (SDTex.) war der Meinung, dass die Tiefe der Tatsachenaufzeichnung für ein zusammenfassendes Urteil etwas zu groß sei. „Und Sie glauben wirklich, dass ich dazu in der Lage sein werde, ein zusammenfassendes Urteil abzugeben?“ fragte Richter Bennett. Schließlich schloss Richter Bennett die Sachverständigenaussage von OSS wegen falscher Anwendung der vorherigen Anspruchskonstruktion aus und erteilte dem summarischen Urteil, dass kein Verstoß vorliegt. OSS legte gegen die Entlassung keine Berufung ein.

Anwaltskosten: Nachdem FMC in der Sache gewonnen hatte, verlangte es die Zahlung von Anwaltskosten und nicht steuerpflichtigen Kosten. Das Bezirksgericht lehnte diese Kosten ab und stellte fest, dass der Fall nicht außergewöhnlich sei. Im Berufungsverfahren bestätigte der Federal Circuit dies und stellte keinen Ermessensmissbrauch fest.

Abschnitt 35 USC § 285 erlaubt einem Bezirksgericht, der obsiegenden Partei angemessene Anwaltskosten zuzusprechen; mit der Einschränkung, dass dies nur „in Ausnahmefällen“ möglich sei. Gemäß den Entscheidungen von Octane Fitness und Highmark aus dem Jahr 2014 ist die Analyse nach Abschnitt 285 flexibel, da das Bezirksgericht über einen erheblichen Ermessensspielraum bei der Entscheidung verfügt, ob ein bestimmter Fall „außergewöhnlich“ ist und ob eine Gebührenverschiebung angemessen ist. In diesem Fall stellte das Gericht fest, dass ein „Gesamtheit der Umstände“-Ansatz „von Fall zu Fall“ gewählt werden sollte. Das Bezirksgericht kann prüfen, ob der Fall im Hinblick auf die „substanzielle Stärke der prozessführenden Position einer Partei ... oder die unangemessene Art und Weise, in der der Fall verhandelt wurde“ ein Sonderfall ist. Octane Fitness.

Da den Bezirksgerichten bei der Entscheidungsfindung ein Ermessensspielraum eingeräumt wird, werden die Entscheidungen im Berufungsverfahren zurückgestellt und nur aufgehoben, wenn entweder (1) ein offensichtlicher Fehler in der Beurteilung, (2) ein offensichtlicher Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung oder (3) ein wesentlicher Fehler vorliegt Gesetz. (Beachten Sie hier, dass der Rechtsfehler de novo überprüft wird.)

Ehrerbietungs- und Nachfolgerichter : Hier trat Richter Bennett ganz am Ende des Falles in die Klage ein und ersetzte Richter Atlas, der in den leitenden Status wechselte. Im Berufungsverfahren argumentierte FMC, dass der Entscheidung von Richter Bennett keine Beachtung geschenkt werden dürfe, da er „nicht mit dem Fall gelebt“ habe. In der Rechtssache Highmark begründete der Oberste Gerichtshof seine Entscheidung, Entscheidungen von Bezirksgerichten zu respektieren, mit der Tatsache, dass Bezirksgerichte sich viel mehr mit dem Wesen des Rechtsstreits befassen und daher besser in der Lage sind, außergewöhnlich schlechtes Verhalten zu beurteilen. Da Richter Bennett den Fall schriftlich und ohne Anhörung entschieden hatte, schlug FMC vor, dass seine Entscheidung nicht berücksichtigt werden sollte. Im Berufungsverfahren lehnte der Bundesgerichtsbezirk diese Analyse jedoch ab und stützte sich dabei auf die Rechtsprechung der anderen Bezirke, in der er stets feststellte, dass auch den Ermessensentscheidungen der Nachfolgerichter Rechnung getragen wird. „Der Nachfolgerichter erhält im Berufungsverfahren die gleiche respektvolle Prüfung wie der ursprüngliche Richter.“ Slip Op. Darüber hinaus „hatte FMC ausreichend Kenntnis davon, dass ein Nachfolgerichter über seinen Antrag gemäß § 285 entscheiden würde, und erhob keine Einwände.“

Ausnahmefall : Bei der Prüfung der Frage des Ausnahmefalls gelangte das Berufungsgericht zu dem Schluss, dass es FMCs eigenes Verschulden war, dass es FMC nicht gelungen war, ein frühzeitiges summarisches Urteil zu erwirken. Grundsätzlich wurde der ursprüngliche Antrag auf ein zusammenfassendes Urteil als „nicht überzeugend“ erachtet. Das Berufungsgericht erläuterte dann die Bedeutung der Ablehnung des summarischen Urteils:

Wenn ein Bezirksgericht, das sich der konkurrierenden Behauptungen der Parteien voll bewusst ist, es ablehnt, den Fall durch ein summarisches Urteil zu beenden und den Fall eines Klägers fortzusetzen, kann das Bezirksgericht tatsächlich festgestellt haben, dass die Position der Partei, die das summarische Urteil ablehnt, nicht objektiv ist unbegründet, was es nahezu unmöglich machte, dass der Fall des Klägers (zu der Frage, die Gegenstand des summarischen Urteilsantrags war) zu diesem Zeitpunkt als substanzlos „herausragte“.

Gebührenverweigerung bestätigt.

US-Patente Nr. 6.637.514, 7.111.687, 8.066.076, 8.122.948, 8.272.435, 8.281.864, 8.540.018, 8.573.306, 8.746.332 und 8.776.893.

Rechtsprofessor an der University of Missouri School of Law. Alle Beiträge von Dennis Crouch anzeigen →